[Article] Déposer une marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, comment faire ?

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Par Morgan DONNETTE

Que ce soit au moment de la création d’une entreprise, ou encore plus tard dans la vie de la société, il arrive toujours un moment où le besoin se fait ressentir de protéger sa marque. Il est également obligatoire de savoir si quelqu’un n’a pas déjà déposé le nom de marque que vous convoitez. C’est pour cette raison qu’il faut savoir comment procéder pour vérifier qu’une marque n’est pas déposée, et comment la déposer pour éviter d’éventuelles poursuites judiciaires (telle une action en contrefaçon).

 

Un certain nombre de questions viennent alors à l’esprit : Pourquoi ? Où ? Quand ?  Comment ? Nous allons donc vous éclairer sur ces différents points étape par étape.

 

I – Pourquoi déposer votre marque ?……………………………………………………………………………..

II – De quoi parle t’on quand on parle de secteur d’activité protégé ?……………………………….

III – Quelles sont les sanctions en cas de contrefaçon ?……………………………………………………

IV – Où déposer la marque ?…………………………………………………………………………………………

V – Quel est le prix d’un dépôt de marque ?…………………………………………………………………..

VI – Quand déposer votre marque ?………………………………………………………………………………

VII – Comment être sûr que vous ne déposez pas une marque qui pourrait potentiellement ne pas respecter les exigences légales de distinctivité ?………………………………………………………………………………………………………………

A – La recherche à l’identique………………………………………………………………………………………

B – La recherche de similarité………………………………………………………………………………………

VIII – Après le dépôt, que se passe-il ?…………………………………………………………………………..

 

I – Pourquoi déposer votre marque ?

 

Le but est d’acquérir un droit exclusif permettant d’interdire à toute personne, physique ou morale, non autorisée d’utiliser un signe distinctif inhérent à votre marque dans les secteurs d’activités protégés par le dépôt.

 

II – De quoi parle-t-on quand on utilise le terme de secteur d’activité protégé ?

 

Il existe 45 secteurs d’activités protégés aussi appelés classes de produits et services : le créateur choisit les classes dans lesquelles il souhaite une protection.

 

Ces classes forment ce que l’on appelle la Classification Internationale de Nice : 34 classes de produits et 11 classes de services. Ces classes sont les mêmes pour les dépôts internationaux. La première classe concerne par exemple les produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences.

 

Vous trouverez la liste des classes sur le site de l’ANPI : Liste des classes

 

Vous devrez, au moment de déposer votre marque, sélectionner les classes correspondant à votre secteur d’activité : il est donc important à ce moment-là de penser aux éventuelles évolutions futures de la marque, et donc de déposer les catégories pouvant correspondre aux futures évolutions.

 

Il existe également des sous-catégories à l’intérieur même des classes. En effet, il vous est possible de ne pas prendre l’ensemble de la classe mais seulement certaines de ces sous-catégories, ce qui peut vous permettre de cibler plus précisément votre marque.

 

En cas d’atteinte à votre marque (mais également si, de façon non diligente, vous déposez et/ou utilisez une marque déjà déposée dans les mêmes catégories), une action en contrefaçon est alors possible, cette dernière pouvant aboutir à différentes sanctions civiles et pénales.

 

III – Quelles sont les sanctions en cas de contrefaçon ?

 

Les sanctions civiles : les sanctions peuvent être une interdiction d’utiliser le signe protégé, la saisie d’éventuels objets contrefaits et en cas de préjudice  des dommages et intérêts. Cette liste est non limitative.

Selon la loi du 29 octobre 2007 qui transpose la directive du 29 avril 2004, la contrefaçon engage « la responsabilité civile de son auteur ».

 

À noter qu’il existe dans ce domaine des peines complémentaires particulièrement dissuasives en ce qu’elles nuisent à l’image de la société ayant détourné la marque, comme par exemple la publication du jugement.

 

Au niveau pénal : Les sanctions sont identiques que ce soit en matière de contrefaçon de propriété littéraire ou artistique (article L. 335-2 et s. code de la propriété intellectuelle), de dessins et modèles (article L. 521-2 et s. CPI) ou de brevet d’invention (article L. 615-14 et s. CPI) : trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende à l’encontre des personnes physiques.

 

Toutefois, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de service (article L. 716-9 et s. CPI) est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende.

 

Existent également de nombreuses peines complémentaires telles que la fermeture temporaire ou définitive, la dissolution de la personne morale, l’interdiction à titre définitif ou temporaire d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, … (article L. 131-39 du Code pénal)

 

Au maximum (dans l’hypothèse d’une infraction commise en bande organisée) la peine peut atteindre cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

 

Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (Article 131-38 du Code pénal).

 

A tout cela il convient de rajouter qu’en cas de récidive, les peines peuvent être doublées.

 

De plus, il est de jurisprudence constante, que le simple dépôt d’une marque (même sans usage) est susceptible de constituer un acte de contrefaçon sanctionné par la loi.

IV – Où déposer la marque ?

 

Le dépôt se fait auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

La procédure a été simplifiée depuis quelques années, le dépôt d’une marque pouvant dorénavant se faire directement en ligne. Il n’est aujourd’hui plus nécessaire de se rendre directement dans les locaux de l’INPI.

 

La procédure de dépôt en ligne est simple et rapide. 15 à 20 minutes suffisent pour remplir le questionnaire. Pour accéder au formulaire de dépôt en ligne de l’INPI, vous pouvez cliquer ici. (Avant tout dépôt, il vous faut avoir procédé aux recherches d’antériorités, voir ci-après)

 

V – Quel est le prix d’un dépôt de marque ?

 

Le dépôt en ligne coûte 200 euros pour 3 classes de produits et services (225 euros s’il est traité par courrier) + 40 euros pour chaque classe supplémentaire. Ces coûts sont les frais d’enregistrement de l’INPI.

 

A noter que ce prix ne couvre que le dépôt en lui-même, il vous faudra donc en plus faire ou faire faire procéder à des recherches à l’identique et d’antériorités (soit auprès de l’INPI soit auprès d’experts en la matière (tels des avocats en propriété intellectuelle). Nous reviendrons sur ce point dans la suite de l’article.

 

VI – Quand déposer votre marque ?

 

Dans un premier temps, il vous est conseillé de procéder à quelques recherches simples que vous pouvez réaliser vous-même sur le moteur de recherche de l’INPI, dans le but de vous faire une première idée et ainsi de savoir si votre nom de marque n’est pas déjà déposé.

 

Au moment de déposer votre marque, il vous faudra en effet être sûr du nom et être certain que ce dernier est bien libre, car si vous décidez de changer de nom, ou encore, si ce dernier n’est pas libre de droit, après avoir déposé la marque, vous devrez alors retirer votre marque (ce qui est possible de faire à tout moment) mais, les frais payés à l’INPI lors du dépôt ne sont pas remboursés. De même, si vous voulez modifier ne serait-ce qu’un peu le nom, il vous faudra alors procéder à un deuxième dépôt.

 

Par ailleurs, il faut, avant tout dépôt, procéder à certaines vérifications pour vous assurer que votre marque correspond aux exigences légales de distinctivité, à savoir qu’elle ne doit pas pouvoir se confondre avec une autre marque.Egalement, il vous faut vous assurer que le nom choisi ne soit pas déjà déposé dans vos classes de produits et services.  Votre nom ne doit pas être non plus similaire à une marque déjà déposée, sous peine de vous exposer à une action en contrefaçon.

 

Ces Trois vérifications sont donc primordiales car comme vu précédemment en cas d’action en contrefaçon, les conséquences peuvent être importantes, que ce soit d’un point de vue financier, comme pour la réputation de l’entreprise en cas, par exemple, de publication du jugement.

 

L’INPI ne procédant pas, au moment du dépôt de marque, aux recherches d’antériorités, c’est à vous, qu’il revient de procéder à cette recherche. En cas de doute, et pour vous protéger, il vous est fortement conseillé de confier ces recherches à des spécialistes de la propriété intellectuelle (tels des cabinets d’avocats spécialisés).

VII – Comment être sûr que vous ne déposez pas une marque qui pourrait potentiellement ne pas respecter les exigences légales de distinctivité ?

 

Pour procéder à ces vérifications plusieurs types d’investigations sont nécessaires :

 

A – La recherche à l’identique

 

Le plus évident étant « la recherche à l’identique », que l’on peut faire soi-même sur le site de l’INPI. Le principe est simple : on prend le nom de la marque que l’on souhaite déposer et on interroge alors le moteur de recherche de l’INPI pour vérifier que  la marque ne soit pas déjà déposée dans les classes dont on souhaite faire usage.

 

Cette vérification est primordiale car s’il se trouve que votre marque est déjà déposée, il n’est alors pas forcement nécessaire d’aller plus loin, mieux vaut sans doute trouver un autre nom de marque. Vous pouvez aisément procéder à cette recherche par vous-même, ce qui vous évite de devoir faire appel trop tôt à un professionnel, notamment quand l’idée du nom de marque n’est pas encore définitive. Une fois cette première recherche effectuée, il convient de procéder à « la recherche de similarités ».

 

B – La recherche de similarité

 

Cette dernière consiste à vérifier que votre marque n’est pas semblable à une autre, compte tenu des ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles.

 

En effet, il peut exister des noms proches de celui que vous avez choisi : ces derniers peuvent constituer une “antériorité” (c’est-à-dire un droit antérieur) et vous conduire ainsi à devenir contrefacteur malgré vous. Cette prestation (payante) peut être réalisée par l’INPI (Coût de la recherche : jusqu’à 3 classes : 50.00 ; Euros par classe supplémentaire (dans la limite de 5 classes) : 10.00 ; pour toutes les classes : 500.00 Euros).

 

Cette recherche est nécessaire car phoniquement votre marque peut être identique à une autre. Prenons un exemple : si votre nom est « IZI » mais que la marque « Easy » est déjà déposée dans les mêmes catégories il y a alors un risque de confusion. On remarque ici l’insuffisance de la simple recherche à l’identique.

 

Le risque de confusion résultant d’une « appréciation globale » fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement informé et avisé, qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux.[1]

 

Tout cela en rappelant une fois encore, que le simple dépôt d’une marque déjà déposée (même sans usage) est susceptible de constituer un acte de contrefaçon sanctionné par la loi.

VIII – Après le dépôt, que se passe-il ?

 

Une fois que vous avez procédé au dépôt de marque en ligne, durant quelques semaines, (en moyenne deux ou trois), l’INPI va procéder à des analyses suite à votre dépôt tel que la licéité de ce dernier.

 

Attention :  en aucun cas l’INPI ne procèdera aux recherches d’antériorité puisque c’est à vous, avant tout dépôt, qu’il revient de faire cette recherche ou de la faire faire par l’INPI sachant que le dépôt de marque et la recherche d’antériorité sont deux choses bien distinctes.

 

Dans les semaines suivantes, votre dépôt sera publié, c’est-à-dire que votre marque figurera alors sur le site de l’INPI. Durant les deux mois de la publication, d’éventuels titulaires d’autres marques pourront alors s’opposer au dépôt, s’ils estiment qu’il peut y avoir confusion ou alors si vous avez déposé une marque similaire à la leur. C’est alors l’INPI qui aura à juger de la recevabilité de cette requête. S’il n’y a pas d’opposition à compter de cette période de deux mois, votre marque sera alors enregistrée.

 

Une fois enregistrée votre marque est alors protégée pour une période de 10 ans sur le territoire Français.

 

Au bout de 10 ans il vous appartient de faire une demande de renouvellement de votre marque, ce renouvellement n’est pas automatique, et l’INPI ne vous préviendra pas de l’échéance.

 

Vous pouvez également, et cette solution est la plus sûre et la plus confortable mais représente un coût, confier cette tâche à un cabinet d’avocat spécialisé qui procédera à ces recherches pour vous, voire s’occupera des différents renouvellements en temps voulu. Certes ces différentes prestations ont un coût, mais apportent la sécurité et la garantie d’un professionnel aguerri à ces tâches et assuré pour cette activité.

 

Par Morgan Donnette, rédacteur et co-fondateur de Counselution

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[1] « Ce risque de confusion résulte d’une « appréciation globale » fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement informé et avisé, qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux » (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabel ». – CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon »).

 

4 commentaires sur “[Article] Déposer une marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, comment faire ?

  1. bonjour
    merci pour votre article
    A partir du moment où une marque est enregistrée (donc il n’y a pas eu d’opposition au dépôt) mais où il existe une antériorité d’une autre marque identique ou similaire, est-ce que le titulaire de cette marque préexistante peut engager une action en contrefaçon, et dans quel délai?

    1. Bonjour,

      Nous vous remercions pour votre commentaire. Il est en effet bon de préciser que le délai de prescription en ce qui concerne les actions en contrefaçon est de 5 ans à partir de la connaissance de l’utilisation par une autre entreprise de votre marque antérieurement protégée.

      Bonne journée,

      L’équipe de Counselution.

      1. Merci pour votre réponse
        oui, je connaissais le délai légal de prescription de l’action en contrefaçon, mais ma question est plus précise: dans le cas où le titulaire de la marque ne s’est pas opposé à un dépôt postérieur et que la nouvelle marque a été enregistrée dans des classes ou sous-classes identiques – il a donc en quelque sorte accepté par défaut l’enregistrement de la nouvelle marque – garde-t-il la possibilité d’attaquer le titulaire de la nouvelle marque en contrefaçon? Ca me paraît assez contradictoire.

        1. Je comprends mieux le sens de votre question, comme précisé dans l’article, c’est au nouveau dépositaire de prendre soin de vérifier qu’il ne dépose pas dans dans les mêmes classes ou sous classes qu’une autre personne (physique ou morale) s’il le fait, il n’y a pas d’acceptation tacite de la part du premier dépositaire de la marque en ce que c’est à celui qui dépose la marque de procéder à la vérification.

          En conséquence une action en contrefaçon est donc toujours possible. L’opposition permet juste au propriétaire d’une marque de s’opposer au dépôt avant qu’il n’ait eu lieu et d’éviter d’avoir à effectuer une action en contrefaçon plus tard.

          Bonne soirée,

          L’équipe de Counselution

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